LA PROPIEDAD INDUSTRIAL COMO PROPIEDAD ESPECIAL (II): LA COMUNIDAD DE BIENES

Javier Serrano Irurzun,

Abogado especialista en propiedad intelectual e industrial

javier.serrano@bamboo.legal Twitter: @JSerranoIrurzun

Este artículo es la continuación del primero, introductorio de esta serie o hilo, que puedes leer aquí .

Ya explicamos en el primer artículo que el derecho de propiedad industrial debe ser considerado como un verdadero derecho de propiedad, si bien especial, dada la intangibilidad del objeto sobre el que recae. Nos centraremos ahora en la figura de la comunidad de bienes aplicada a la propiedad industrial, que arroja varias particularidades e incógnitas en la práctica.

Debemos decir en primer lugar que tanto la Ley 17/2001, de Marcas, como la Ley 24/2015, de Patentes, contienen ambas una referencia al derecho de marca y al derecho de patente en régimen de comunidad de bienes, en sus artículos 46 y 80, respectivamente.

Ambas leyes disponen, de manera casi idéntica, que la marca o la patente podrán pertenecer pro indiviso a varias personas, y que la comunidad resultante se regirá, en primer lugar, por lo pactado entre las partes; en su defecto, por lo dispuesto en dichos artículos 46 y 80; y, en último lugar, por las normas del derecho común sobre comunidad de bienes (artículos 392 a 406 del Código Civil).

La regulación de la cuestión en la normativa específica, tanto en materia de marcas como en materia de patentes, es relativamente breve. Ambas leyes recogen, en esencia, los siguientes extremos:

1.- Concesión de licencias y uso o explotación independiente del activo protegido: respecto de las marcas, la concesión de licencias y el uso independiente de la marca por cada partícipe deberá ser acordado conforme al artículo 398 del Código Civil (es decir, por mayoría de los partícipes, sin perjuicio de que a falta de mayoría pueda nombrarse judicialmente un administrador).

Respecto de las patentes, cualquiera de los partícipes es libre de explotar por sí solo la invención, previa notificación (que no aprobación) a los demás cotitulares. Parece perfectamente aplicable aquí el artículo 394 del Código Civil en el caso de que un cotitular explote la invención de una manera contraria a su natural destino o de forma que perjudique a la comunidad. Por el contrario, la concesión de licencias deberá ser otorgada por unanimidad de los partícipes. Llama la atención que, en materia de marcas, las licencias (incluso en régimen de exclusividad) puedan otorgarse por mayoría, mientras que en materia de patentes se requiera, en cambio, unanimidad.

2.- Disposición por cada cotitular de su derecho: tanto el cotitular de un derecho de marca como el de un derecho de patente puede perfectamente, y como es lógico, disponer de su derecho y cedérselo a un tercero. En ambos casos, los demás cotitulares tienen derecho de tanteo y de retracto, dada la relación de confianza que impera en las comunidades de bienes.

En el caso de las marcas, el plazo para el ejercicio del tanteo o del retracto es de un mes desde la notificación o desde la publicación de la inscripción de la cesión, respectivamente.

En el caso de las patentes, el derecho de retracto también es de un mes, pero el de tanteo es de dos meses. Se entiende que el legislador quiso conceder un derecho de tanteo de una duración superior dada la complejidad que normalmente rodea el entorno de una patente frente a la general simpleza (en comparación con una patente) de una marca.

Por otro lado, en el supuesto de que fuera más de un cotitular quien estuviera interesado en ejercitar el retracto, es perfectamente aplicable aquí el segundo párrafo del artículo 1522 del Código Civil (a prorrata de su porción en la cosa común), si bien ni el Código Civil ni la legislación especial aportan específicamente esta solución para el caso de concurrencia de cotitulares en el ejercicio del tanteo, aunque entendemos que el artículo 1522 es aplicable por analogía.

3.- Ejercicio de acciones civiles o criminales: cualquier cotitular de marca o de patente, con independencia de su cuota, podrá ejercitar acciones en defensa del derecho común, si bien estará obligado a notificar el emprendimiento de la acción al resto de cotitulares para que puedan sumarse (y, en su caso, contribuir a los gastos). Tanto la Ley de Marcas como la Ley de Patentes hablan expresamente de “acciones civiles o criminales”, por lo que se plantea la duda de si un cotitular sin mayoría de cuotas puede presentar oposición administrativa, por ejemplo, ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, contra una solicitud de marca confundible con el derecho de marca anterior en comunidad de bienes. Parece razonable pensar que dicho cotitular ostenta en efecto tal derecho, pues no tiene mucho sentido concederle la posibilidad de que inicie por sí solo un procedimiento judicial contra un tercero infractor y que, en cambio, no pueda iniciar un procedimiento meramente administrativo de defensa de su derecho.

4.- Renovación y conservación: a diferencia de las marcas, que se renuevan por periodos de diez años, las patentes deben mantenerse periódicamente por medio de anualidades. Dispone expresamente la Ley de Patentes que cualquiera de los partícipes en la comunidad podrá realizar los actos necesarios para la conservación de la patente. Es perfectamente aplicable aquí el artículo 395 del Código Civil, por el que el cotitular que hubiera sufragado los gastos de conservación del derecho común (en el caso de las patentes, la tasa de anualidad) podrá obligar al resto a contribuir a dichos gastos, que se repartirán en proporción a las cuotas de cada uno por virtud del artículo 393.

Este punto es algo más oscuro en el caso de las marcas. La Ley de Marcas no contiene una previsión específica sobre si cada uno de los partícipes tiene facultad para renovar la marca por sí solo, pero dispone que “la oposición absoluta e injustificada de un partícipe al uso de la marca de forma que pueda dar lugar a su declaración de caducidad se considerará, a todos los efectos, como renuncia a su derecho”. La falta de renovación de la marca es efectivamente una causa de caducidad (artículo 55 de la Ley de Marcas), pero el párrafo citado se refiere a la oposición por un partícipe al uso de la marca, no a su renovación. Desde mi punto de vista, una lectura de este párrafo junto con el artículo 395 del Código Civil indudablemente faculta a cada cotitular a solicitar por sí solo la renovación de la marca en nombre de todos, y solicitar al resto la contribución en los gastos.

El partícipe, que no desee contribuir a los gastos de renovación o conservación, sencillamente estará renunciando a su derecho, tanto en el caso de marcas como en el de patentes.

Si la comunidad de bienes ha sido entendida desde la época romana como una situación que debe ser transitoria por ser idónea para causar conflictos, más problemática es aun cuando recae sobre un bien intangible.

Así, los pactos entre los cotitulares son cruciales para evitar controversias en la práctica, pero desgraciadamente no son nada habituales, especialmente cuando la titularidad es compartida entre dos emprendedores particulares al 50%, sin constitución de sociedad; situación relativamente frecuente.

Esta cotitularidad al 50% puede dificultar, por ejemplo, establecer las condiciones de uso independiente de la marca y la concesión de licencias por cada partícipe; o puede, por ejemplo, motivar situaciones en las que uno de los partícipes considere perjudicado su derecho por un tercero ajeno a la comunidad e inicie acciones judiciales, pero ¿y si su acción es desestimada con condena en costas, y provoca un agujero económico en la cuenta común del proyecto? ¿Y si recibe, en contrapartida a su demanda, una acción de caducidad y su marca es caducada? ¿El ejercicio de estas acciones no supone una actuación de calado suficiente como para que se requiera unanimidad o, al menos, mayoría de cuotas?

5.- Acción de división: Por último, nada impide, en principio, a ninguno de los copartícipes, ejercitar una acción de división de la cosa común al amparo del artículo 400 del Código Civil. No obstante, al encontrarnos, tanto en el caso de las marcas como en el caso de las patentes, con bienes esencialmente indivisibles, si los condueños no convienen que se adjudique el bien a uno indemnizando a los demás, se deberá vender la marca o la patente y repartirse su precio entre los cotitulares. Esto ha sucedido, de hecho, en algunas ocasiones (entre otras, sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº 20 de Valencia, de 14 de marzo de 2002, confirmada en apelación por la Audiencia Provincial de Valencia el 30 de noviembre del mismo año).

La comunidad de bienes presume una confianza entre los cotitulares, pero bien sabio es el aforismo romano communio est mater discordiarum.

Javier Serrano Irurzun

Abogado ICAM 105.980

Fundador de www.bamboo.legal

Abogado ICAM 105.980

Fundador de www.bamboo.legal

Twitter: @JSerranoIrurzun